Novos procedimentos para tratamento de pedidos de patentes durante exame de segunda instância.
Em 12 de dezembro de 2023, o Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI) publicou novas regras em sua Revista da Propriedade Industrial (RPI) 2762, reiteradas pelo Despacho Decisório do Presidente do INPI, publicado na RPI 2764, de 26 de dezembro de 2023, representando um marco para a interpretação do artigo 212 da Lei da Propriedade Industrial (LPI) brasileira e as decisões de segunda instância tomadas pelo INPI. De acordo com as novas regras, o INPI declarou que emendas de reivindicação não seriam aceitas durante o exame de segunda instância, mesmo que para limitar o escopo da matéria reivindicada.
Dando seguimento a essas novas regras, em 27 de fevereiro de 2024 e, mais recentemente, em 05 de março de 2024, o INPI emitiu duas Portarias (nº 003/2024 e nº 007/2024) respectivamente em suas RPI 2773 e 2774, melhor esclarecendo as novas interpretações. Essas Portarias esclareceram que aquelas emendas expressamente limitadas às reivindicações existentes ainda são aceitas. Em outras palavras, emendas baseadas exclusivamente no Relatório Descritivo, mas não reivindicadas explicitamente, já não são mais aceitas. Além disso, o novo procedimento seria inicialmente retroativo para todos os pedidos de patente em exame substantivo em andamento, ou seja, aqueles para os quais uma exigência técnica foi publicada e ainda não foram objeto de uma decisão final. Portanto, os referidos pedidos de patente seriam incluídos nas novas regras durante o exame de segunda instância. Contudo, o efeito retroativo não foi aplicado, conforme explicado a seguir.
A título de comparação, de acordo com o procedimento anterior, se o Requerente não emendasse as reivindicações em total conformidade com as exigências realizadas durante a primeira instância, o então indeferido pedido de patente era remetido para o exame de segunda instância. Nesta fase, o INPI aplicava os chamados “efeitos suspensivo e devolutivo pleno”, em conformidade com as disposições do artigo 212, §1 da LPI. Na prática, isso significa que os pedidos de patente em segunda instância eram reexaminados por um novo Examinador, que publicava uma nova opinião técnica sobre o assunto abordado pelo pedido de patente, e o Requerente tinha a possibilidade de emendar as reivindicações em conformidade. Portanto, nós acreditamos que as novas regras limitaram consideravelmente as possibilidades do Requerente durante os exames de segunda instância quando comparadas com o procedimento anterior. Entendemos que essa má interpretação a respeito do artigo 212 da LPI levou a uma violação do regramento legal relativo às emendas ao quadro reivindicatório e aos efeitos dos recursos, especialmente o artigo 32 da LPI, que dispõe que “para melhor esclarecer ou definir o pedido de patente, o depositante poderá efetuar alterações até o requerimento do exame, desde que estas se limitem à matéria inicialmente revelada no pedido“, e ignorou ainda o “efeito devolutivo pleno” outorgado aos recursos pelo artigo 212, §1, LPI.
Adicionalmente, informamos que o INPI publicou uma resolução final em sua RPI 2776, de 19 de março de 2024, a Portaria nº 10, de 08 de março de 2024. Esta Portaria aprovou as Diretrizes de Instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade. Esse tópico foi reiterado pelo INPI, em que o efeito retroativo não foi aplicado para os casos em exame substantivo antes de 1º de abril de 2024, sob a condição de que, como estabelecido na referida resolução final, “na ausência da petição de aditamento de que trata o Despacho Decisório do Presidente do INPI, publicado na RPI 2764, de 26 de dezembro de 2023, poderá ser admitido e provido o recurso oriundo de pedido de patente cujo primeiro despacho de exigência (despacho 6.1) ou ciência (despacho 7.1) ocorrer até1º de abril. Em tal caso, caberá ao réu/recorrente, mediante cumprimento de exigência formulada pela Coordenação Geral de Recursos e Nulidades Administrativas (CGREC), justificar e comprovar a impossibilidade técnica de adequação às presentes Diretrizes de Instrução de Recursos e Processos Administrativos de Nulidade”.
De acordo com esta resolução final da RPI 2776, para os pedidos de patente nos quais o exame substantivo iniciou após 1º de abril de 2024, emendas na segunda instância já não são aceitas. Portanto, entendemos que, na prática, o INPI continua a aceitar emendas durante a primeira instância desde que a matéria inicialmente reivindicada não seja ampliada.
No entanto, o texto acima permanece impreciso e sujeito a equívocos no que diz respeito a “justificar e comprovar a impossibilidade técnica de adequação“. Dado isso, as Associações Brasileiras de Patentes estão ativamente analisando essa decisão para delinear possíveis tomadas de decisões, tendo em vista que, mesmo após várias reuniões com o INPI para esclarecer o escopo dessas mudanças, o INPI já declarou que essa resolução é válida. Entendemos que todos aqueles que utilizam os serviços do INPI devem ter orientações claras e precisas das Diretrizes mencionadas acima, para assim evitar qualquer risco de incerteza legal no sistema de patentes brasileiro.
Informaremos assim que tivermos mais atualizações sobre este assunto, e que iremos analisar cuidadosamente caso a caso sob nossa responsabilidade assim que as respectivas opiniões técnicas forem emitidas pelo INPI.