Patente concedida não é garantia de não violação de direitos de terceiros

A patente concedida para um produto ou processo não é garantia de que a exploração ou comercialização de tal conteúdo não infringirá a patente de um concorrente, dizem os especialistas Rodrigo Ayres e Leonardo Cordeiro, do escritório Gruenbaum, Possinhas & Teixeira.

Recentemente, a 3ª Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) julgou um caso de infração de patentes, em que a autora da ação alega que a empresa ré está violando seus direitos ao comercializar um tipo de bloco modular para florestas verticais que é idêntico ao produto protegido por sua patente de invenção. A empresa ré, por sua vez, sustenta que possui uma patente de modelo de utilidade para seu produto, concedida pelo Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI), e, como tal, o uso deste produto não infringiria a patente de invenção dos autores da ação. O tribunal de Justiça de São Paulo (TJ/SP) considerou que os produtos eram praticamente idênticos. A 3ª Turma do STJ devolveu o caso ao tribunal de segunda instância para análise detalhada e comparação dos produtos e suas patentes [1].

Primeiramente, cabe esclarecer que uma patente de modelo de utilidade (MU) tem vigência de proteção de 15 anos contados a partir da data de depósito e, de acordo com o Artigo 9 da Lei de Propriedade Industrial (LPI) [2], é concedida para um “objeto de uso prático, ou parte deste, suscetível de aplicação industrial, que apresente nova forma ou disposição, envolvendo ato inventivo, que resulte em melhoria funcional no seu uso ou em sua fabricação”. Ou seja, trata-se de um aprimoramento em um objeto conhecido, sendo sua proteção restrita aos aspectos técnicos e/ou funcionais trazidos pela forma ou disposição do objeto. Diferentemente, uma patente de invenção (PI) denota uma criação original, associada a um novo efeito técnico (atividade inventiva), representando inovações mais abrangentes e não restritas à forma ou disposição de um dado objeto. A patente de invenção possui um período de vigência de 20 anos.

Usualmente, a análise de infração de patente deve ser feita comparando-se as características técnicas do produto supostamente infrator com as características técnicas descritas nas reivindicações independentes da patente supostamente violada.

Neste caso, em particular, é importante examinar detalhadamente o produto da ré e verificar se as características técnicas de tal produto e as melhorias funcionais descritas em sua patente de MU coincidem com elementos protegidos na patente de invenção da autora, ou seja, avaliar se o objeto da patente de invenção da autora (sendo esta vigente e anterior à patente de MU da ré) está sendo utilizado no produto comercializado pela ré, o que poderia configurar em uma infração dos direitos de propriedade industrial da autora.

Fato é que o reconhecimento de uma melhoria funcional do objeto/produto pelo INPI e a consequente concessão de uma patente de MU não excluem a possibilidade de que a exploração de tal objeto/produto configure uma infração de uma patente anterior vigente de um concorrente.

Por isso, uma patente concedida, conforme Artigo 42 da LPI [2], não é um “monopólio”, e sim um “direito de impedir terceiros, sem seu consentimento, de produzir, usar, colocar à venda, vender ou importar” seu produto ou processo patenteado. Portanto, para fins de análise de infração, é muito importante atentar para esse fato, notando-se sempre a relação patente concedida versus patente anterior vigente. Caso a patente anterior não esteja vigente, esta já se encontrará em domínio público, e, obviamente, não haverá nenhuma possibilidade de discussão de infração.

REFERÊNCIAS:

[1] Patente de modelo de utilidade não exclui violação de invenção principal. Consultor jurídico | BR | Marco regulatório | INPI. Página 9. Brasília, 09 de janeiro de 2024. Disponível em: https://www.conjur.com.br/2024-jan-09/patente-de-modelo-de-utilidade-nao-exclui-violacao-de-invencao-principal/#:~:text=Patente%20de%20modelo%20de%20utilidade%20n%C3%A3o%20exclui%20viola%C3%A7%C3%A3o%20da%20patente%20de%20inven%C3%A7%C3%A3o%20principal&text=Editorias%3A,principal%20n%C3%A3o%20tenha%20sido%20violada.

[2] LEI Nº 9.279, DE 14 DE MAIO DE 1996. LEI DE PROPRIEDADE INDUSTRIAL. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l9279.htm.