AS MARCAS NÃO TRADICIONAIS E A REGULAMENTAÇÃO DAS MARCAS DE POSIÇÃO NO BRASIL

A marca é um sinal distintivo cujas principais funções são identificar a origem e distinguir produtos ou serviços de outros idênticos, semelhantes ou afins de origem diversa, além de ser o principal elo entre o negócio e o público consumidor.

Além das marcas tradicionais (produto ou serviço, coletiva ou de certificação), existem as não tradicionais (ou não convencionais), como as marcas sonoras, olfativas, gustativas, táteis, em movimento, holográficas, gestuais, cores isoladas, trade dress, tridimensionais e de posição.

Com os avanços tecnológicos e o mercado econômico atual, cada vez mais os empreendedores sentem necessidade de lançar marcas mais criativas para a proteção de seus negócios. Essa premissa se potencializa ainda mais quando estamos diante da indústria da moda e das novas estratégias de branding que invadem o mercado social e econômico.

No Brasil, de acordo com a Lei da Propriedade Industrial (9.279/96), é possível registrar como marcas, os sinais distintivos visualmente perceptíveis não compreendidos nas proibições legais. Porém, é exatamente essa expressão da lei que cria uma impossibilidade, uma lacuna de proteção para alguns tipos de marcas não tradicionais no Brasil, tais como: as sonoras, olfativas, gustativas, táteis, uma vez que não são visualmente perceptíveis.

Portanto, para o reconhecimento de registro das marcas não tradicionais elencadas acima, seria necessária uma mudança legislativa para expandir o universo das marcas registráveis para além das meramente “visualmente perceptíveis”.

As cores isoladas também não podem ser registradas como marcas comerciais no Brasil. E outras marcas não tradicionais, tais como as de movimento, holográficas e gestuais, devido a uma falta de regulamentação, acabam sendo, muitas vezes, requeridas como marcas figurativas, por exemplo.

Atualmente no Brasil, as marcas não tradicionais aceitas são as tridimensionais (3D) e as de posição, esta última recentemente regulamentada.

Em abril de 2021 o Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI) iniciou consulta pública sobre o tema de marcas de posição, que foi objeto de debate público juntamente com a sociedade, incluindo a participação de diversas associações, e, recentemente, em 13 de setembro de 2021, a Portaria No. 37 do INPI e a Nota Técnica 02 foram aprovadas e publicadas. Portanto, a partir de 1o. de outubro de 2021, passou a ser possível solicitar o registro de uma marca de posição no Brasil, dando início a um marco regulatório.

De acordo com a definição, marca de posição é aquela formada pela aplicação de um sinal em uma posição singular e específica, em um suporte específico (físico ou virtual), resultando em um conjunto distintivo capaz de identificar produtos ou serviços e diferenciá-los de outros idênticos e que, naturalmente, não tenham qualquer efeito técnico ou funcional.

As decisões mais importantes do tribunal sobre marcas posicionais no Brasil estão dispostas a seguir.

O caso das linhas de costura nos bolsos de trás das calças Levi. O INPI recusou, inicialmente, o pedido de registro da marca figurativa, por entender que LEVI STRAUSS pretendia registrar a parte superior das calças e alegou que não seria possível analisar somente as linhas cheias, pois a figura é compreendida no todo. O Tribunal, após vinte e nove anos, entendeu que o conjunto das linhas de costura nos bolsos traseiros das calças, sob a forma de um arco, poderiam ser protegidas como marca registrada e o INPI foi obrigado a conceder o registro sob a forma figurativa, uma vez que não havia marca registrada posicional à época.

Outro caso interessante foi o da empresa New Balance. A empresa solicitou o registro da posição da letra N, na classe 25, numa posição específica do tênis, e o INPI recusou o pedido de registro, alegando que seria passível de proteção como modelo ou desenho industrial. Através de ação judicial, no entanto, a empresa obteve a proteção do registro da marca.

Por fim, um caso mais recente envolve uma sandália brasileira, Ipanema, reconhecida no mercado pela sua marca de posição, que se trata de uma tarja retangular na parte superior do solado, a partir da traseira. A Grendene, proprietária da marca, era alvo constante de infração e imitação de seus produtos e marcas. Assim, os tribunais, após uma série de recursos, verificaram que havia ocorrido violação do trade dress do produto, e ordenaram à parte infratora que cessasse a utilização e pagasse uma indenização à empresa que detinha a marca.

Portanto, a regulamentação da matéria pelo INPI sobre a proteção de marcas de posição foi um passo muito importante para garantir a segurança jurídica dos titulares das marcas posicionais, assim como para os profissionais do direito que passaram a contar com uma ferramenta legal.

 Autoras: Sócia Andréa Possinhas em coautoria com a estagiária Victoria Wolff.